Con sentenza T-24/25, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO. Il marchio denominativo «Obelix», registrato per prodotti della classe 13 della classificazione di Nizza (armi, munizioni), dovrà essere sottoposto a un nuovo esame di nullità. La ricorrente Les Éditions Albert René aveva invocato l’art. 60, par. 1, lett. a), in combinato disposto con l’art. 8, par. 5, del Regolamento sul marchio dell’Unione europea, sostenendo che il marchio a fumetti da lei utilizzato fin dagli anni Sessanta subiva un pregiudizio alla reputazione. La commissione di ricorso aveva respinto la domanda su due distinti fondamenti: la rinomanza del marchio anteriore non era sufficientemente dimostrata; il collegamento concettuale era in ogni caso escluso dalla distanza tra le classi merceologiche. Il Tribunale annulla entrambi i passaggi argomentativi.

Il meccanismo è noto fin dalla sentenza CGUE C-252/07 (Intel), ma viene sistematicamente trascurato nella prassi delle domande di registrazione. L’art. 8, par. 5, RMUE si applica anche a prodotti dissimili, a condizione che ricorrano cumulativamente tre presupposti: il marchio deve essere rinomato, deve esistere un collegamento nella mente del pubblico di riferimento, e deve verificarsi una delle tre forme di pregiudizio — indebito vantaggio, diluizione o lesione della reputazione. La classificazione di Nizza non ha alcun valore normativo ai fini di questa valutazione. Apporre «Obelix» su munizioni sposta l’associazione verso un ambito che la ricorrente non presidia né controlla. È la fattispecie classica di lesione della reputazione.

Sul piano operativo, ciò ridefinisce il perimetro della due diligence nelle operazioni straordinarie. L’elenco dei marchi di una società target non è esaminato compiutamente se manca la verifica ai sensi dell’art. 8, par. 5, RMUE. Una garanzia nel contratto di acquisizione della forma «no infringement of third-party trade marks in the registered classes» non copre lo scenario T-24/25: protegge la controparte contro il rischio di confusione, non contro l’art. 8, par. 5, RMUE. Chi registra nella classe 13 è tenuto — come confermato da T-24/25 in linea con Intel — a esaminare parallelamente le classi 16, 28 e 41, nelle quali si concentrano i marchi editoriali, di giocattoli e di intrattenimento.

Le implicazioni si estendono anche alle ricerche di clearance prima di un rebranding o del lancio di un prodotto. Una ricerca limitata a prodotti identici o simili non è conforme allo standard attuale: i pareri di esperti esterni devono includere la verifica della rinomanza, con un conseguente aumento del lavoro istruttorio. Per i team legali interni, questa voce di costo appartiene al budget di lancio, non alla gestione del contenzioso dopo il primo diffida.

La questione sostanziale rimane aperta. Il Tribunale ha rinviato la causa alla commissione di ricorso per un nuovo esame, senza pronunciarsi nel merito. Avverso la sentenza decorre un termine per l’impugnazione di due mesi e dieci giorni dalla notifica dinanzi alla CGUE (art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’UE); qualora una delle parti proponga ricorso, il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso resterà sospeso fino alla pronuncia. La prova del pregiudizio alla reputazione ai sensi del punto 29 della sentenza Intel non è ancora stata prodotta: occorrerà dimostrare che l’uso del marchio successivo nuoce alla notorietà del marchio rinomato. Chi vuole calibrare la portata della sentenza dovrà attendere la prossima decisione nel merito della commissione di ricorso, che in seguito a rinvio viene di norma emessa nell’arco di qualche mese fino a un anno e mezzo.